Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng là hợp đồng giữa chủ sở hữu quyền SHTT (bên chuyển quyền) và người được cho phép sử dụng các quyền đó (bên được chuyển quyền) để đổi lấy khoản thanh toán đã được thỏa thuận (phí hoặc tiền bản quyền). Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng có thể tồn tại dưới nhiều dạng, ví dụ như hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan…
Trên thực tế, các loại hợp đồng dạng này có thể tồn tại dưới dạng riêng rẽ, hoặc là một phần hợp đồng của một hợp đồng chung, hoặc là các hợp đồng chuyển giao chéo trong các trường hợp như liên doanh, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, mà cả bên chuyển quyền lẫn bên được chuyển quyền đều có các tài sản SHTT có thể bổ sung hoặc hỗ trợ cho nhau.
Dù dưới dạng riêng rẽ hay kết hợp thì các hợp đồng này đều mang lại cho doanh nghiệp, với tư cách là bên chuyển quyền hoặc bên được chuyển quyền, nhiều cơ hội hơn trong hoạt động kinh doanh ở các thị trường khác nhau cũng như có khả năng mở rộng kinh doanh với nhiều đối tác khác nhau.
Tuy nhiên, cần lưu ý là do quyền sở hữu công nghiệp có tính lãnh thổ, một số đối tượng quyền (quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp) còn có tính thời hạn, vì thế khi soạn thảo hoặc ký kết các điều khoản liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng trên phạm vi quốc tế, doanh nghiệp cần lưu ý đến hiệu lực của đối tượng được chuyển giao quyền, tránh việc không có quyền nhưng vẫn chuyển giao hay vẫn phải trả tiền cho những đối tượng đã không còn hiệu lực, nhất là các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng liên quan đến sáng chế.
Một số dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng:
a) Hợp đồng chuyển giao công nghệ
Hợp đồng dạng này thường được sử dụng trong các trường hợp khi doanh nghiệp cần: (i) nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc sản xuất sản phẩm mới bằng cách sử dụng các quyền SHTT của doanh nghiệp khác dưới các hình thức sáng chế, mẫu hữu ích hoặc bí quyết kĩ thuật được bảo hộ dưới dạng bí mật thương mại; hoặc (ii) xâm nhập thị trường mới hoặc mở rộng thị trường kinh doanh hiện có của doanh nghiệp cho sản phẩm mà doanh nghiệp nắm quyền sở hữu đối với sáng chế, mẫu hữu ích hoặc bí quyết kĩ thuật.
b) Hợp đồng liên doanh
Trong nhiều trường hợp, trong các hợp đồng liên doanh, một bên sẽ đóng góp công nghệ hoặc bí quyết kĩ thuật là đối tượng quyền SHTT mà bên đó là chủ sở hữu và bên kia có thể đóng góp tài chính và nguồn nhân lực. Hợp đồng liên doanh lúc đó sẽ bao gồm một hợp đồng riêng hoặc các điều khoản về chuyển giao quyền sử dụng do các bên ký kết liên quan đến việc xác định giá trị góp vốn của công nghệ, bí quyết kỹ thuật, cách thức sử dụng, phân chia lợi nhuận cũng như các khoản phí khác liên quan đến công nghệ và bí quyết kỹ thuật này.
c) Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc nhượng quyền thương mại
Các dạng hợp đồng này thường được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp muốn: (i) tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ mà thương hiệu/nhãn hiệu của sản phẩm hoặc dịch vụ đó thuộc sở hữu của doanh nghiệp khác; hoặc (ii) xâm nhập hoặc mở rộng thị trường kinh doanh hiện có của doanh nghiệp đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp có quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.
Cần lưu ý rằng một trong các chức năng chính của nhãn hiệu là nhằm xác định nguồn gốc và đưa ra ngụ ý liên quan đến chất lượng và danh tiếng của hàng hóa và dịch vụ của một doanh nghiệp bên cạnh chức năng phân biệt. Chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và ngụ ý chất lượng này, ở một mức độ nào đó, sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu cần có sự duy trì, kết nối chặt chẽ với bên được cấp phép (thông qua các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng chẳng hạn) để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, chất lượng của hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu của mình không bị ảnh hưởng hay lu mờ trong quá trình sử dụng.
d) Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả
Hợp đồng dạng này thường được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp muốn: (i) sản xuất, phân phối hoặc tiếp thị một loại hình tác phẩm nào đó; hoặc (ii) mở rộng thị trường cho loại hình tác phẩm nào đó.
Hiện nay, nhiều tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thường có xu hướng thông qua các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan để đại diện và quản lý các quyền của mình. Vì thế, nếu doanh nghiệp quan tâm đến việc kí kết các hợp đồng dạng này, có thể chỉ cần thông qua các tổ chức quản lý tập thể quyền thay vì phải liên hệ với từng tác giả, hay chủ sở hữu quyền tác giả.
Một điều cần lưu ý trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được bảo hộ quyền SHTT, nhất là sáng chế, đó là chính sách về nhập khẩu song song của nước nhập/xuất khẩu để tránh rơi vào tình trạng bị coi là xâm phạm quyền SHTT.
Chính sách này bắt nguồn từ học thuyết "cạn quyền", theo đó xác định phạm vi quyền của chủ sở hữu đối với sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT có bị "cạn" (hết) quyền hay không khi sản phẩm này đã được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép đưa ra thị trường. Tùy thuộc vào việc áp dụng học thuyết cạn quyền quốc gia hay quốc tế mà việc mua một sản phẩm do chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu bán ra tại thị trường này (nước này), sau đó người mua đem bán lại tại thị trường khác (nước khác) mà không xin phép chủ sở hữu, thì có bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu hay không.
Vấn đề nhập khẩu song song nảy sinh do quá trình các công ty đa quốc gia có những chính sách giá khác nhau tại những thị trường khác nhau cho cùng một loại sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT của mình, đặc biệt là các sản phẩm thuốc.
Các quốc gia khác nhau có những chính sách khác nhau liên quan đến áp dụng nguyên tắc “cạn quyền” đối với các đối tượng quyền SHTT khác nhau. Ví dụ: Singapore áp dụng nguyên tắc cạn quyền quốc tế cho sáng chế, nhãn hiệu, quyền tác giả và thừa nhận nhập khẩu song song sản phẩm mang đối tượng SHTT được bảo hộ. Hay như Phillipines, trước năm 2007, nhập khẩu song song bị coi là bất hợp pháp do Philipines áp dụng nguyên tắc cạn quyền quốc gia. Tuy nhiên, trước thực trạng giá thuốc cao, Chính phủ nước này đã chuyển từ áp dụng nguyên tắc cạn quyền quốc gia sang áp dụng nguyên tắc cạn quyền quốc tế đối với sản phẩm thuốc và Bộ luật SHTT sửa đổi của nước này đã thừa nhận nhập khẩu song song thuốc.
Đối với các doanh nghiệp, việc sử dụng hoặc khai thác các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, bản ghi âm, chương trình phát sóng hoặc buổi biểu diễn diễn ra thường xuyên trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình (ví dụ: trong các ấn phẩm của doanh nghiệp, trang web và các thiết bị tiếp thị khác hoặc việc sử dụng phần mềm máy tính). Đối với việc sử dụng hoặc khai thác các đối tượng này, doanh nghiệp cần lưu ý, xem xét các vấn đề sau:
a) Giấy phép sử dụng
Có lẽ điều quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp sử dụng hoặc kinh doanh các tác phẩm được bảo vệ bởi quyền tác giả hoặc quyền liên quan là việc sử dụng này có cần giấy phép hay không. Theo nguyên tắc chung, mọi hoạt động thương mại hoặc khai thác quyền đối với các đối tượng này đều phải có giấy phép chuyển quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu từ chủ sở hữu.
Tương tự như đối với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đề cập ở phần trên, các giấy phép về quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan thường do các tổ chức tập thể quyền quản lý. Các tổ chức quản lý tập thể này giúp đơn giản hóa quá trình chuyển giao quyền sử dụng. Thay vì giao dịch trực tiếp với từng tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức này cho phép doanh nghiệp thương lượng giá và các điều khoản chuyển giao quyền sử dụng với nhiều tác giả hoặc chủ sở hữu một cách nhanh chóng và thuận tiện, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp.
b) Tác phẩm có sẵn trên Internet
Hiện nay, có một nhận thức phổ biến là các tác phẩm đã được công bố trên Internet là các tác phẩm đã thuộc về công chúng và do đó có thể được sử dụng rộng rãi bởi bất kỳ ai mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền.
Tuy nhiên cần lưu ý là bất kỳ tác phẩm nào, từ âm nhạc, tới các sản phẩm đa phương tiện, bài báo và sản phẩm nghe nhìn mà thời hạn bảo hộ chưa hết hạn thì đều là những tác phẩm được bảo vệ quyền, không phụ thuộc vào việc các tác phẩm này xuất hiện dưới dạng nào. Việc sử dụng các tác phẩm này vẫn thuộc độc quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, và về cơ bản, doanh nghiệp cần được sự cho phép trước khi sử dụng.
Mặc dù Internet có thể mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng Internet cũng có thể đặt ra một số thách thức trong việc bảo hộ và thực thi có hiệu quả quyền SHTT nói chung và quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và sáng chế nói riêng. Việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số, khả năng bảo hộ các phương thức kinh doanh thương mại điện tử dưới dạng sáng chế, việc sử dụng nhãn hiệu là "meta tag" và từ khoá, việc vi phạm các quyền đối với nhãn hiệu thông qua sử dụng một dấu hiệu trên Internet, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử là một số vấn đề gây tranh cãi và thách thức mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt.
Một thực tế hiện đang xuất hiện ngày càng nhiều, đó là vấn đề tên miền xung đột với nhãn hiệu, nhất là giữa các đối thủ cạnh tranh. Thông thường, khi doanh nghiệp dự định tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua Internet thì điều cần thiết đầu tiên đó là đăng ký một tên miền, hay nói cách khác là một địa chỉ trên Internet chỉ dẫn đến doanh nghiệp đó. Mặc dù tên miền và nhãn hiệu có chức năng khác nhau, nhưng trên thực tế đã có không ít tình trạng doanh nghiệp này sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ của doanh nghiệp khác, hay thậm chí đã diễn ra các hoạt động đầu cơ, chiếm giữ tên miền trùng với nhãn hiệu của các doanh nghiệp lớn rồi bán lại…
Hiện nay, các tranh chấp liên quan đến tên miền vi phạm pháp luật về SHTT chủ yếu được giải quyết bằng biện pháp hành chính, với trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 18/06/2016 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ.
Quỳnh Anh, Văn phòng BCĐLNKT